Реєстрація торговельної марки за кордоном

Українське свідоцтво на торговельну марку діє лише в Україні. Щойно товар іде за кордон — через Amazon, дистриб’ютора чи власний інтернет-магазин — назву там потрібно реєструвати окремо: у кожній країні або в регіоні, як-от Євросоюз. Зареєструвати торгову марку за кордоном можна трьома способами, і від вибору залежать і ціна, і ризики. Нижче — ціни по країнах, порівняння способів і те, що варто зробити ще до подання.

Три способи подати заявку

Пряма заявка в національне відомство. Ви подаєте заявку саме в ту країну, де потрібна охорона: до USPTO у США, до UKIPO у Британії, до китайського відомства в Китаї. Це найпростіший шлях, коли країн одна-дві: процедура швидша, а реєстрація ні від чого не залежить. Докладно — про реєстрацію в США, у Великій Британії, у Канаді і у Китаї.

Торговельна марка Європейського Союзу. Одна заявка до EUIPO дає охорону одразу у 27 країнах ЄС. Коштує приблизно як реєстрація в самих лише США, тому для європейського ринку це найвигідніший варіант. Зворотний бік: якщо реєстрацію успішно заперечать на підставі права, чинного хоча б в одній країні, торговельна марка не діятиме в жодній. Тут же відповідь для тих, хто виходить на польський ринок: Польща входить до ЄС, і якщо продажі не обмежаться нею одною, вигідніше одразу подати заявку на весь Союз. Докладно — на сторінках про реєстрацію в ЄС і про реєстрацію в Польщі.

Мадридська система. Одна міжнародна заявка через УКРНОІВІ до Всесвітньої організації інтелектуальної власності, а в ній — перелік країн. Подати її можна лише на базі української заявки чи реєстрації, і перші пʼять років міжнародна реєстрація від неї залежить. Вигідна, коли країн три й більше. Докладно — на сторінці про Мадридську систему.

З чого почати: українська заявка і шість місяців пріоритету

Для прямої заявки чи заявки в ЄС українська реєстрація не обовʼязкова: подати можна одразу. Але якщо заявку в Україні вже подано, у вас є перевага, якою варто скористатися. Відповідно до статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності протягом шести місяців від дати першої заявки можна подати заявку в іншій країні-учасниці й заявити пріоритет. Тоді іноземна заявка вважається поданою в день української, і той, хто за цей час подав схоже позначення, вас не випередить.

Тому найзручніший порядок такий: спершу заявка в Україні, а протягом пів року — заявки в країнах, куди плануєте виходити. Перелік товарів і послуг для української заявки краще складати одразу з огляду на закордонні плани. Для Мадридської системи це обовʼязково: міжнародна заявка не може охоплювати ширший перелік, ніж базова.

Перевірка перед поданням — у країні, де будете продавати

Пошук в українському реєстрі не показує, що зареєстровано в Німеччині чи США. Перевіряти назву потрібно саме там, куди подаєте заявку, і тут країни поводяться по-різному.

У США експерт сам знаходить схожі торговельні марки і відмовляє на цій підставі. У ЄС і Британії відомство схожість за власною ініціативою не оцінює: воно повідомляє власників схожих позначень, а далі вирішують вони. Заявка може спокійно пройти, а через кілька місяців надійде заперечення від власника, про якого ви не знали. У ЄС це особливо дорого: заперечення на підставі права в одній країні блокує реєстрацію в усьому Союзі. Тому перевірку перед поданням ми робимо в реєстрах саме тих країн, які вас цікавлять.

Хто веде справу в іншій країні

Самостійно подати заявку з України можна далеко не скрізь. У більшості країн іноземному заявникові потрібен місцевий представник або хоча б місцева адреса:

• США — заявник з-за кордону діє лише через адвоката, допущеного до практики в США;
• Канада — обовʼязкового представника правила не вимагають, але діяти від імені заявника перед відомством може лише агент, ліцензований у Канаді. Докладно — про реєстрацію в Канаді;
• Євросоюз — заявку можна подати самостійно, але всі подальші дії перед EUIPO веде професійний представник з ЄС;
• Велика Британія — потрібна адреса для листування у Британії, інакше заявку можуть визнати відкликаною;
• Польща — заявник з України діє перед відомством лише через польського патентного повіреного, адвоката чи юрисконсульта. Докладно — про реєстрацію в Польщі;
• Китай — іноземна компанія подає заявку лише через зареєстровану китайську агенцію. Докладно — про реєстрацію в Китаї.

Ми працюємо з перевіреними партнерами в цих країнах. Ви спілкуєтесь з нами українською, ми готуємо заявку, погоджуємо з вами перелік товарів і пояснюємо кожен лист відомства, а листування з відомством веде місцевий представник.

Що буде після реєстрації

Закордонну реєстрацію треба обслуговувати, як і українську, а подекуди — уважніше. У США між пʼятим і шостим роком після реєстрації подають декларацію про використання зі зразком, інакше реєстрацію скасують автоматично. Британські копії торговельних марок ЄС, отримані після Брекзиту, продовжують окремо від європейських. І всюди є строк продовження охорони, який легко пропустити, коли реєстрацій кілька. Ми ведемо ці строки разом з українськими і нагадуємо про них заздалегідь.

Продаєте на Amazon чи інших маркетплейсах

Для Amazon Brand Registry потрібна торговельна марка, зареєстрована або подана у відомство тієї країни, де ви продаєте. Яка саме і як не помилитися з видом знака — у статті про Amazon Brand Registry. Охороняти за кордоном можна не лише назву, а й зовнішній вигляд товару чи технічне рішення: про це сторінки про промислові зразки за кордоном і про винаходи за кордоном.

Питання, які ставлять найчастіше

Скільки коштує зареєструвати торгову марку за кордоном?

Під ключ за один клас, разом зі зборами відомств: у Євросоюзі — 1 100 € для фізичної особи і 1 400 € для юридичної, у США — 945 $, у Великій Британії і Польщі — від 800 €, у Канаді — 850 $, у Китаї — від 640 $. Для інших країн і Мадридської системи рахуємо вартість індивідуально.

Чи діє українське свідоцтво за кордоном?

Ні. Свідоцтво УКРНОІВІ охороняє торговельну марку лише в Україні. У кожній іншій країні чи регіоні, як-от Євросоюз, потрібна окрема реєстрація.

Чи обовʼязково спершу реєструвати торговельну марку в Україні?

Для прямої заявки в іншу країну чи в ЄС — ні. Для Мадридської системи — так: міжнародна заявка подається лише на базі української заявки чи реєстрації. Але навіть коли українська заявка не обовʼязкова, вона дає пріоритет: протягом шести місяців можна подати заявку за кордоном зі збереженням української дати.

Що таке конвенційний пріоритет?

Це право, передбачене статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності: протягом шести місяців від дати першої заявки на торговельну марку можна подати заявку в іншій країні-учасниці, і вона вважатиметься поданою в день першої. Чужі заявки на схожі позначення, подані за цей час, вас не випередять.

Що вигідніше: Мадридська система чи окремі заявки?

Орієнтовно з трьох країн вигідніша Мадридська система. Для однієї-двох країн простіше й швидше подати напряму, до того ж прямі заявки не залежать від української базової заявки. Якщо потрібні лише країни ЄС, найкраще підходить торговельна марка Європейського Союзу.

Скільки триває реєстрація за кордоном?

Залежить від країни. Без заперечень і запитів відомства: у Великій Британії — близько 4 місяців, у ЄС — близько 6,5 місяця, у США за цільовими показниками USPTO — близько 11 місяців. Якщо хтось подасть заперечення, строк збільшується.

Чи доведеться самому спілкуватися з іноземним відомством?

Ні. Ви спілкуєтесь з нами українською, ми готуємо заявку і пояснюємо кожен лист відомства, а листування з відомством веде місцевий представник. У США, ЄС після подання і в Китаї такий представник обовʼязковий.