Патентування винаходу за кордоном

Український патент діє лише в Україні. Якщо плануєте виробляти, продавати чи ліцензувати винахід за кордоном, охорону треба отримати в кожній потрібній країні. Найзручніший шлях для цього — міжнародна заявка за Договором про патентну кооперацію (PCT): вона відкладає основні витрати й дає час зрозуміти, в яких країнах патент справді потрібен.

Міжнародного патенту не існує

Патент завжди видає конкретна держава або регіональне відомство, як-от Європейське патентне відомство. Заявка PCT не дає патенту сама по собі: вона на певний час замінює окремі заявки в понад 155 державах — учасницях Договору. Остаточне рішення, видавати патент чи ні, ухвалює кожне відомство на «національній фазі» за своїми правилами.

Перевага в тому, що не треба одразу подавати десяток заявок, замовляти переклади і платити збори в усіх країнах. Спершу — одна заявка, міжнародний пошук і думка про патентоздатність. Рішення про конкретні країни і основні витрати відкладаються на два з половиною роки від дати пріоритету.

З чого почати: спершу Україна

Відповідно до статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» запатентувати винахід в іноземних державах можна після того, як заявку подано до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) і протягом трьох місяців не надійшло повідомлення про віднесення винаходу до державної таємниці. Отримати дозвіл раніше можна за клопотанням, за яке сплачується окремий збір.

Для заявки PCT закон дає два варіанти: подати її до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності з дотриманням цієї умови або одразу до УКРНОІВІ як приймального відомства. На практиці найчастіше спершу подають українську заявку, а потім — міжнародну з її пріоритетом.

Пріоритет: 12 місяців

Відповідно до статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності і статті 15 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» протягом 12 місяців від дати подання першої заявки можна подати заявку в інших країнах з її пріоритетом. Тоді іноземні відомства оцінюватимуть новизну на дату української заявки, а не на день подання за кордоном.

Пропустити цей строк небезпечно: після публікації української заявки ваш власний винахід стає частиною рівня техніки і може зруйнувати новизну пізньої закордонної заявки. Ще одна порада — не показуйте винахід публічно до подання заявки: у Європейському патентному відомстві новизна абсолютна, і пільгового строку для власного розголошення там немає.

Як проходить процедура PCT

• подання міжнародної заявки — до 12 місяців від дати пріоритету;
• міжнародний пошук: пошуковий орган, яким може бути й УКРНОІВІ, складає звіт про знайдені документи і письмову думку про патентоздатність — зазвичай приблизно через 16 місяців від дати пріоритету;
• міжнародна публікація — після 18 місяців від дати пріоритету;
• за бажанням — міжнародна попередня експертиза, якщо хочете змінити формулу і отримати ще одну думку до вибору країн;
• національна фаза — здебільшого через 30 місяців від дати пріоритету, у Європейському патентному відомстві — через 31. Тут подають переклади, сплачують національні збори, і кожне відомство проводить власну експертизу.

Звіт про пошук — корисний інструмент для рішення. Якщо він показує сильні протиставлення, можна не витрачати гроші на національні фази або посилити формулу. Якщо перешкод немає, з ним легше говорити з інвестором чи ліцензіатом.

Корисна модель за кордоном

Корисні моделі є не в усіх країнах: наприклад, їх немає в США, Канаді і Великій Британії, але є в Німеччині та Китаї. Відповідно до статті 43 Договору про патентну кооперацію на національній фазі в державах, де закон передбачає корисні моделі, можна обрати саме цей вид охорони. Тож міжнародна заявка підходить і тоді, коли в частині країн вам досить корисної моделі.

З чого складається вартість

• міжнародна стадія: збори за подання і за міжнародний пошук, підготовка заявки. Для фізичних осіб передбачені знижки на окремі збори PCT;
• національні фази: збори кожного відомства, переклад заявки мовою країни і робота місцевого патентного повіреного. Саме ця частина найдорожча, і вона залежить від кількості країн;
• експертиза і підтримання: відповіді на запити експертів у кожній країні та щорічні збори за підтримання патенту чинним.

Тому точну суму ми називаємо після того, як бачимо заявку і перелік ринків. Розрахунок робимо окремо для міжнародної стадії і для кожної країни на національній фазі — щоб ви бачили, на що підуть гроші і коли.

Що робимо ми

Готуємо і подаємо міжнародну заявку PCT, ведемо міжнародну стадію і допомагаємо вирішити, в які країни заходити за результатами пошуку. На національній фазі працюємо через перевірених патентних повірених у потрібних країнах: ви спілкуєтесь із нами українською, а ми координуємо переклади, строки й відповіді експертам.

Якщо винахід ще не подано навіть в Україні, почніть з патенту на винахід чи корисну модель в Україні: українська заявка дасть дату пріоритету для всіх наступних кроків.

Питання, які ставлять найчастіше

Чи можна отримати один міжнародний патент на винахід?

Ні. Патенти видають окремі держави або регіональні відомства, як-от Європейське патентне відомство. Міжнародна заявка за Договором про патентну кооперацію (PCT) на певний час замінює окремі заявки в понад 155 державах, але рішення про видачу патенту ухвалює кожне відомство на національній фазі.

Скільки коштує патентування винаходу за кордоном?

Вартість залежить від обсягу заявки, кількості країн і перекладів. На міжнародній стадії сплачуються збори за подання і за міжнародний пошук, на національній фазі — збори кожного відомства, переклади й робота місцевого патентного повіреного. Ми робимо безкоштовний розрахунок окремо для міжнародної стадії і для кожної країни.

Скільки часу є, щоб подати заявку за кордоном?

Відповідно до статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності і статті 15 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» — 12 місяців від дати подання першої заявки, щоб зберегти її пріоритет. Якщо в цей строк подати міжнародну заявку PCT, вибір конкретних країн можна відкласти здебільшого до 30 місяців від дати пріоритету, а для Європейського патентного відомства — до 31 місяця.

Чи можна подати заявку за кордоном без української заявки?

Відповідно до статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патентувати винахід в іноземних державах можна після подання заявки до УКРНОІВІ, якщо протягом трьох місяців не надійшло повідомлення про віднесення винаходу до державної таємниці; раніше — за клопотанням і сплатою збору. Міжнародну заявку PCT закон дозволяє подати і безпосередньо до УКРНОІВІ як приймального відомства.

Чи можна запатентувати корисну модель за кордоном?

Так, у країнах, де закон передбачає корисні моделі, наприклад у Німеччині чи Китаї. У США, Канаді та Великій Британії корисних моделей немає. Відповідно до статті 43 Договору про патентну кооперацію в державах, де корисні моделі є, можна обрати саме цей вид охорони.

Що дає міжнародний пошук за заявкою PCT?

Пошуковий орган складає звіт про знайдені документи і письмову думку про патентоздатність — зазвичай приблизно через 16 місяців від дати пріоритету. За ним можна вирішити, чи варто йти на національні фази, чи спершу посилити формулу, а позитивний звіт допомагає в переговорах з інвестором чи ліцензіатом.