Торговельні марки IT-компаній і розробників ПЗ — один із напрямів, з якими ми працюємо найчастіше, тож нюанси цієї галузі видно добре.

Типова історія: продукт запустили, домен купили, сторінку в App Store оформили. А коли справа доходить до інвестора або виходу на закордонний ринок, з'ясовується, що назва нікому не належить — або належить комусь іншому. Нижче про рішення, які варто ухвалити на старті.

Що саме захищає торговельна марка, а що ні

Плутанина тут трапляється частіше, ніж в інших галузях. Торговельна марка захищає назву, логотип і слоган — те, за чим вас упізнають користувачі й клієнти.

• Код охороняється авторським правом — автоматично з моменту створення, але свідоцтво суттєво спрощує доведення авторства;
• технічне рішення — алгоритм, спосіб обробки даних, пристрій — може захищатися патентом на винахід або корисну модель;
• інтерфейс і вигляд застосунку — промисловим зразком.

Це різні інструменти, і зазвичай потрібен не один. З чого починати — залежить від того, що для вашого бізнесу критичніше: впізнаваність бренду чи саме технічне рішення. Ми дивимось на продукт і кажемо, що захищати першим.

Окремо про слоган: це самостійний об'єкт і окрема заявка. Короткі рекламні фрази експертиза часто вважає такими, що не мають розрізняльної здатності, тому подавати слоган варто не завжди.

І про вибір форми: словесна торговельна марка захищає саму назву в будь-якому оформленні, комбінована — конкретне поєднання з логотипом. IT-продукти оновлюють айдентику частіше за інші бізнеси, тому зазвичай радимо починати зі словесної. Докладніше про різницю.

Класи МКТП: чому 42 класу зазвичай мало

Охорона діє лише в заявлених класах. Для IT базовий — 42 клас: розробка та проєктування програмного забезпечення, хмарні сервіси, SaaS, технічне консультування. Але продукт рідко вкладається в один клас:

• 9 клас — завантажуване ПЗ, мобільні застосунки, вбудовані модулі. Це вже товар, а не послуга;
• 35 клас — підписки й продаж через власний сервіс, маркетплейс, рекламні та маркетингові послуги;
• 41 клас — якщо продукт містить навчальну частину: курси, тренінги, освітні платформи;
• 38 клас — месенджери, зв'язок, передавання даних як окрема послуга;
• 36 клас — фінтех, платіжні та страхові сервіси.

Найчастіша помилка — обмежитись 42 класом для SaaS-продукту, який має мобільний застосунок. Формально 42 клас охоплює послугу, але сам застосунок — це товар 9 класу. Якщо конкурент випустить продукт під схожою назвою саме як застосунок, охорона лише в 42 класі може виявитись недостатньою.

Протилежна крайність — заявити все «про запас». Це не лише дорожче: якщо торговельна марка не використовується в заявленому класі, дію свідоцтва можна припинити частково — саме щодо цих товарів і послуг, після п'яти років невикористання за вимогою будь-якої зацікавленої особи.

І ще одна річ, критично важлива саме для IT: перелік не обмежується стандартними формулюваннями класифікації. МКТП дає загальні позиції на кшталт «розробка програмного забезпечення», але їх можна — і зазвичай варто — доповнювати власними формулюваннями, які описують саме ваш продукт: платформа для управління складом, сервіс аналітики даних, застосунок для бронювання, вбудований модуль розпізнавання. IT-продукти надто різні, щоб ховатися за загальними словами, а обсяг охорони визначається саме переліком.

Тут є межа: формулювання мають бути зрозумілі й правильно віднесені до класу, інакше експертиза надішле запит або звузить перелік сама. Скласти його так, щоб він і охоплював ваш продукт, і не викликав питань — це якраз та частина роботи, де досвід відчутно економить час.

Тому підбираємо класи й формулювання під продукт і плани на два-три роки. Орієнтовний набір класів можна побачити в підборі на сторінці перевірки.

Чому IT-назви частіше отримують відмову

Галузева специфіка: індустрія любить складати назви з тих самих слів — cloud, soft, data, tech, app, dev, smart, AI. Через це IT-назви частіше за інші впираються у дві проблеми.

Перша — описовість. Позначення, які прямо вказують на вид чи призначення послуги, не мають розрізняльної здатності. «CloudSoft» для хмарного ПЗ — саме такий випадок.

Друга — щільність реєстру. Коли всі беруть ті самі корені, ймовірність натрапити на схожу раніше зареєстровану торговельну марку значно вища, ніж у нішевих галузях.

Показовий приклад того, як тонко це працює — рішення щодо позначення «STEKLA FAR»: реєстрацію скасували через схожість зі словесною торговельною маркою «STEKLAFAR», хоча написання й оформлення різні, а класи взагалі різні. Як це сталося.

Ми стежимо за практикою щодня — рішення Апеляційної палати, судові справи, а головне власні: висновки експертизи, відповіді на них, заперечення. Тому можемо сказати не «здається, пройде», а на що спирається практика в подібних випадках.

Чому безкоштовна перевірка — це ще не висновок

Наш пошук на сайті знайде точні збіги за хвилину, і для IT-назв це особливо корисний перший крок — одразу видно, наскільки зайнятий корінь. Але відмовляють здебільшого через схожі позначення: за звучанням, написанням або значенням.

Для англомовних назв додається ще один шар: транслітерація. Українське написання латиницею й навпаки — це теж підстава для протиставлення, і автоматичний пошук такі пари бачить не завжди.

Якщо прийде попередній висновок

Попередній висновок про можливу відмову — не вирок, а запрошення аргументувати. У відповідь можна навести доводи, звузити перелік товарів і послуг або отримати лист-згоду від власника протиставленої торговельної марки. Що робити з попереднім висновком.

Для IT це трапляється частіше саме через щільність реєстру, тому закладати таку можливість у план варто одразу.

Якщо клієнти за кордоном

IT-бізнес майже завжди виходить за межі однієї країни, і тут працює правило, про яке часто дізнаються запізно: протягом шести місяців від дати подання заявки в Україні можна подати заявку в інших країнах зі збереженням української дати подання.

Це пріоритет. У спорі про те, хто був першим, він часто вирішує все.

Ми допомагаємо зареєструвати торговельну марку в будь-якій країні світу — напряму через національні відомства або за міжнародною процедурою. IT-компанії найчастіше звертаються щодо Євросоюзу і США: одна заявка до Відомства інтелектуальної власності ЄС дає захист одразу в усіх 27 країнах, а США потрібні майже кожному, хто продає підписки на американський ринок. Про реєстрацію за кордоном: ЄС, США, Канада та інші країни.

Що ви отримуєте, коли працюєте з бюро

Усе, про що йшлося вище — що саме захищати, який набір класів брати, як оцінити ризик щільного реєстру, коли виходити за кордон, як відповідати на висновок експертизи — це рішення, які хтось має ухвалити. Самостійно їх ухвалюють навпомацки, а ціна помилки з'ясовується через рік-два: перед раундом інвестицій або коли конкурент виходить із схожою назвою.

Ми беремо ці рішення на себе. Перевіряємо назву не лише на точні збіги, а на схожість за звучанням, написанням і значенням, включно з транслітераціями. Підбираємо класи під ваш продукт, а не «щоб було». Складаємо перелік товарів і послуг так, щоб він не викликав зайвих питань. Ведемо листування з відомством, спираючись на практику. Стежимо за строками, зокрема за шістьма місяцями на закордон.

Простіше кажучи — ви займаєтесь продуктом, а не заявкою. І замість двох років невизначеності маєте спокій і свідоцтво в кінці.

Скільки це коштує

У суму входять пошук, оформлення та супровід заявки, державні збори й мито за видачу свідоцтва. Кольорове зображення додає 900 грн збору. Точний розрахунок — у калькуляторі.

Свідоцтво діє 10 років від дати подання заявки і продовжується необмежену кількість разів. Право використовувати торговельну марку й попереджати про це інших виникає вже з дати подання.

Якщо назву вже зайняли

Це не завжди глухий кут. Варіанти залежать від того, що знайшлося: змінити позначення, звузити перелік товарів і послуг, домовитись про лист-згоду, перевірити, чи стара торговельна марка ще діє й чи використовується. Коли назву копіює конкурент — окрема ситуація зі своїм набором дій.

Як бачите, шлях від назви продукту до свідоцтва має чимало розвилок: що саме захищати, які класи брати, коли виходити за кордон, як реагувати на висновок експертизи. Кожне з цих рішень впливає на те, чи буде торговельна марка вашою і наскільки надійно. Ми проходимо цей шлях щодня і з радістю пройдемо його разом із вами.

Читайте також