Марку можна віддати назавжди — продати, подарувати, внести в статутний капітал. А можна лише дозволити нею користуватись: партнеру, франчайзі чи власній компанії. Це можна зробити за допомогою двох різних договорів — і плутають їх постійно: один залишає марку вам, другий забирає її назавжди.

Ліцензія чи передача: що саме вам потрібно

Ліцензійний договір — ви лишаєтесь власником. Інша особа отримує дозвіл користуватись маркою: у певний спосіб, на певній території, протягом певного строку. Коли строк спливає, дозвіл припиняється, і користуватись маркою знову можете тільки ви. Це інструмент для франшизи, для роботи з дистриб'юторами, для випадку, коли марка на засновнику, а працює компанія.

Договір про передачу прав — ви віддаєте виключні майнові права остаточно. Новим власником стає інша особа, і жодного контролю над маркою у вас більше немає. Це продаж бізнесу, вихід із партнерства, реорганізація.

Окремий випадок — коли свідоцтво належить кільком особам. Тоді жоден зі співвласників не може ні видати ліцензію, ні передати права без згоди решти (п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Використовувати марку кожен може на свій розсуд, а розпоряджатися нею — лише спільно. Це часто стає несподіванкою для партнерів, які реєстрували марку разом.

Закон дозволяє і проміжний варіант: передати права не повністю, а щодо частини товарів і послуг зі свідоцтва (п. 7 ст. 16 Закону). Наприклад, ви лишаєте собі виробництво, а торгівлю під тією ж маркою передаєте партнеру.

Що закон вимагає від договорів

Обидва договори укладаються письмово і підписуються сторонами — цього вимагає п. 9 ст. 16 Закону. Для договору про передачу прав окремих обов'язкових умов у Законі немає, але на практиці в ньому мають бути сторони з ідентифікаційними даними, номер свідоцтва і перелік товарів і послуг із класами МКТП, щодо яких передаються права — без цього НОІВ не внесе зміни до Реєстру.

А от до ліцензійного договору вимоги розписані детально. Цитую п. 8 ст. 16 Закону дослівно (абзац у редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020):

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Остання умова найчастіше випадає з договорів, скачаних з інтернету. А вона не формальність: якщо ліцензіат псує репутацію марки, а в договорі немає ні вимоги до якості, ні вашого права контролю, вплинути на це нічим.

І ще обмеження, про яке варто знати: строк ліцензії не може перевищувати строк дії свідоцтва. Якщо до продовження лишилось два роки, а ліцензію дають на п'ять — спершу треба продовжити свідоцтво.

Чим ризикуєте, якщо не внести зміни до Реєстру

Важливо розуміти, що в НОІВ реєструють не сам договір, а факт передання права — відомості публікуються в Бюлетені й вносяться до Реєстру (п. 9 ст. 16 Закону). Власником марки вважається той, хто зазначений у Державному реєстрі, і право переходить до нового власника з дати, коли в Реєстрі з'являється він.

Тому договір, підписаний і покладений у шухляду, для сторонніх нічого не означає. Ризики цілком конкретні:

• Новий власник не зможе продовжити свідоцтво, подати заперечення проти чужої заявки чи звернутись до суду як правовласник — для НОІВ і суду він ніхто.
• Стара марка й далі числиться за вами: ви формально відповідаєте за неї, а листи від НОІВ приходять вам.
• При перевірці перед купівлею бізнесу або перед видачею кредиту в Реєстрі побачать стару інформацію — угода може загальмувати.
• Продавець теоретично може передати ту саму марку ще раз іншій особі, і в Реєстрі опиниться саме вона.

Те саме стосується ліцензії: відомості про її видачу теж вносяться до Реєстру, і без цього ліцензіат не зможе довести свої права перед третіми особами.

Коли зміни внесено, новий власник отримує виписку з Державного реєстру — вона є невід'ємною частиною свідоцтва і підтверджує, що марка тепер його.

Найчастіша помилка: марка на засновнику, працює компанія

Ситуація, яку ми бачимо щомісяця. Підприємець зареєстрував марку на себе як на фізичну особу, а торгує під нею його ТОВ. Договору між ними немає, бо «це ж я і є компанія».

Формально це використання марки без дозволу правовласника. Наслідки бувають різні: питання при податковій перевірці щодо роялті, проблеми при продажу бізнесу, коли покупець бачить, що марка не на компанії. Але найнеприємніше — це аргумент проти вас у спорі про дострокове припинення марки через невикористання: використовували ви її нібито не самі.

Тут закон дає прямий вихід: використанням марки власником вважається також її використання іншою особою з дозволу власника (п. 4 ст. 18 Закону). Тобто торгівля вашої компанії за ліцензією зараховується вам — і претензія про невикористання відпадає. Без договору такого зарахування немає.

Лікується це одним коротким ліцензійним договором. Дешево, швидко, і знімає всі три ризики одразу.

Три речі, про які згадують уже після підписання

Марка може «зіпсуватись» через те, як нею користуються. Якщо через використання марки власником або з його дозволу іншою особою вона вводить громадськість в оману — щодо якості, походження товару чи особи виробника — дію свідоцтва можуть припинити (п. 2 ст. 18 Закону). Саме тому вимога про якість у ліцензійному договорі — не бюрократія: недбалий ліцензіат здатен утопити марку, а відповідатиме вона, тобто ви.

Права на заявку теж передаються. Не обов'язково чекати свідоцтва: якщо марка ще на експертизі, права заявника можна передати іншій особі, і державний збір за це вдвічі менший. Для угод, де бізнес продають разом із поданими заявками, це звична річ.

За кордоном — окремо. Договір за українським законом змінює власника лише в українському Реєстрі. Якщо марка зареєстрована ще й за міжнародною процедурою або в інших країнах, зміну власника треба оформити в кожній юрисдикції окремо, інакше портфель «розповзеться»: тут власник один, там інший.

Скільки коштує

Державні збори ми сплачуємо від імені клієнта — окремо ходити до банку не треба, усе входить у рахунок. Повний прайс є на сторінці цін.

Як це відбувається

Спершу ми з'ясовуємо, що вам насправді потрібно — ліцензія чи передача. Це не завжди очевидно: клієнт каже «хочу передати марку партнеру», а з розмови виходить, що йому потрібна ліцензія на два роки з правом відкликати.

Далі складаємо договір під вашу ситуацію, з усіма умовами, яких вимагає закон. Потім, якщо це передача прав, готуємо і подаємо клопотання до НОІВ, супроводжуємо його до внесення відомостей до Реєстру і передаємо виписку з Державного реєстру — документ, який підтверджує нового власника.

Читайте також