Торговельну марку можна віддати назавжди — продати, подарувати, внести в статутний капітал. А можна лише дозволити нею користуватись: партнеру, франчайзі чи власній компанії. Для цього є два різні договори — і плутають їх постійно: один залишає торговельну марку вам, другий забирає її назавжди.

Ліцензія чи передача: що саме вам потрібно

Ліцензійний договір — ви лишаєтесь власником. Інша особа отримує дозвіл користуватись торговельною маркою: у певний спосіб, на певній території, протягом певного строку. Коли строк спливає, дозвіл припиняється, і користуватись торговельною маркою знову можете тільки ви. Це інструмент для франшизи, для роботи з дистриб'юторами, для випадку, коли торговельна марка на засновнику, а працює компанія.

Договір про передачу прав — ви віддаєте виключні майнові права остаточно. Новим власником стає інша особа, і жодного контролю над торговельною маркою у вас більше немає. Це продаж бізнесу, вихід із партнерства, реорганізація.

Окремий випадок — коли свідоцтво належить кільком особам. Тоді жоден зі співвласників не може ні видати ліцензію, ні передати права без згоди решти (п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон)). Використовувати торговельну марку кожен може на свій розсуд, а розпоряджатися нею — лише спільно. Це часто стає несподіванкою для партнерів, які реєстрували торговельну марку разом.

Закон дозволяє і проміжний варіант: передати права не повністю, а щодо частини товарів і послуг зі свідоцтва (п. 7 ст. 16 Закону). Наприклад, ви лишаєте собі виробництво, а торгівлю під тією ж торговельною маркою передаєте партнеру.

Що закон вимагає від договорів

Обидва договори дійсні, якщо вони укладені письмово і підписані сторонами — цього вимагає п. 9 ст. 16 Закону. Для договору про передачу прав окремих обов'язкових умов у Законі немає, але на практиці в ньому мають бути сторони з ідентифікаційними даними, номер свідоцтва і перелік товарів і послуг із класами МКТП, щодо яких передаються права — без цього НОІВ не внесе відомості до Реєстру.

А от до ліцензійного договору вимоги розписані детально. Цитую п. 8 ст. 16 Закону дослівно (абзац у редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020):

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Остання умова найчастіше випадає з договорів, скачаних з інтернету. А вона не формальність: якщо ліцензіат псує репутацію торговельної марки, а в договорі немає ні вимоги до якості, ні вашого права контролю, вплинути на це нічим.

І ще про строк: ліцензія не може дозволяти більше, ніж маєте ви самі, тож надавати її на час, коли свідоцтво вже не діятиме, немає сенсу. Якщо до продовження лишилось два роки, а ліцензію дають на п'ять — спершу варто продовжити свідоцтво.

Навіщо вносити відомості до Реєстру

Внесення до Реєстру не впливає на дійсність договору: він діє з моменту підписання. Але п. 9 ст. 16 Закону дає сторонам право повідомити про угоду всіх інших: відомості про передачу права власності чи про видачу ліцензії публікують у Бюлетені НОІВ і одночасно вносять до Реєстру. За це сплачується збір. А якщо права передають лише щодо частини товарів і послуг, НОІВ видає новому власнику окреме свідоцтво.

Договір, підписаний і покладений у шухляду, бачать лише сторони. На практиці це означає:

• для всіх, хто дивиться в Реєстр, власником лишається попередній — і перевірка перед купівлею бізнесу, кредитом чи інвестицією покаже стару картину, а угода може загальмувати;
• щоб захистити торговельну марку від порушника, новому власнику щоразу доведеться показувати сам договір замість посилання на Реєстр;
• третім особам складно дізнатися про угоду, тож недобросовісний продавець може спробувати вдруге розпорядитися тією самою торговельною маркою.

Те саме з ліцензією: коли відомості про неї є в Реєстрі, ліцензіат може підтвердити свій дозвіл будь-кому, не показуючи комерційних умов договору.

Найчастіша помилка: торговельна марка на засновнику, працює компанія

Ситуація, яку ми бачимо щомісяця. Підприємець зареєстрував торговельну марку на себе як на фізичну особу, а торгує під нею його ТОВ. Договору між ними немає, бо «це ж я і є компанія».

Формально це використання торговельної марки без дозволу правовласника. Наслідки бувають різні: питання при податковій перевірці щодо роялті, проблеми при продажу бізнесу, коли покупець бачить, що торговельна марка не на компанії. Але найнеприємніше — це аргумент проти вас у спорі про дострокове припинення свідоцтва через невикористання: використовували торговельну марку нібито не ви.

Тут закон дає прямий вихід: використанням торговельної марки власником вважається також її використання іншою особою з дозволу власника (п. 4 ст. 18 Закону). Тобто торгівля вашої компанії за ліцензією зараховується вам — і претензія про невикористання відпадає. Без договору такого зарахування немає.

Лікується це одним коротким ліцензійним договором. Він недовгий у підготовці і знімає всі три ризики одразу.

Три речі, про які згадують уже після підписання

Торговельна марка може «зіпсуватись» через те, як нею користуються. Якщо внаслідок використання власником або з його дозволу іншою особою вона може ввести громадськість в оману — зокрема щодо походження чи якості товарів і послуг — дію свідоцтва може припинити суд (п. 3 ст. 18 Закону). Саме тому вимога про якість у ліцензійному договорі — не бюрократія: недбалий ліцензіат здатен утопити торговельну марку, а втратите її ви.

Права на заявку теж передаються. Не обов'язково чекати свідоцтва: якщо торговельна марка ще на експертизі, права заявника можна передати іншій особі, і державний збір за це вдвічі менший. Для угод, де бізнес продають разом із поданими заявками, це звична річ.

За кордоном — окремо. Договір за українським законом змінює власника лише в українському Реєстрі. Якщо торговельна марка зареєстрована ще й за міжнародною процедурою або в інших країнах, зміну власника треба оформити в кожній юрисдикції окремо, інакше портфель «розповзеться»: тут власник один, там інший.

Скільки коштує

Ціна ліцензійного договору залежить від умов: ексклюзивна чи ні, скільки територій і способів використання, чи є роялті та звітність. Типовий договір між засновником і його компанією зазвичай вкладається в 10 000 грн. Державні збори ми сплачуємо від імені клієнта — окремо ходити до банку не треба, усе входить у рахунок. Повний прайс є на сторінці цін.

Як це відбувається

Спершу ми з'ясовуємо, що вам насправді потрібно — ліцензія чи передача. Це не завжди очевидно: клієнт каже «хочу передати торговельну марку партнеру», а з розмови виходить, що йому потрібна ліцензія на два роки з правом відкликати.

Далі складаємо договір під вашу ситуацію, з усіма умовами, яких вимагає закон. Потім, якщо ви хочете, щоб угоду було видно в Реєстрі, готуємо і подаємо клопотання до НОІВ, сплачуємо збір і супроводжуємо до внесення відомостей до Реєстру.

Питання, які ставлять найчастіше

Чим ліцензія відрізняється від передачі прав?

За ліцензійним договором торговельна марка залишається вашою — ви лише дозволяєте іншій особі нею користуватись на певний строк, на певній території та в певний спосіб. За договором про передачу ви віддаєте виключні майнові права остаточно: новим власником стає інша особа, а ви втрачаєте контроль над торговельною маркою.

Скільки коштує ліцензійний договір і передача прав?

Складання ліцензійного договору — від 10 000 грн, типовий договір між засновником і його компанією зазвичай вкладається в цю суму. Внесення відомостей про ліцензію до Реєстру — 4 000 грн для фізичної особи і 5 000 грн для юридичної плюс державний збір 2 400 грн. Передача прав під ключ — 7 000 грн для фізичної особи і 9 000 грн для юридичної плюс державний збір 2 400 грн за свідоцтво або 1 200 грн за заявку.

Що обов'язково має бути в ліцензійному договорі?

Пункт 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагає зазначити способи використання торговельної марки, територію і строк, на які дозволено використання, а також умову, що якість товарів і послуг ліцензіата не буде нижчою за якість товарів і послуг власника свідоцтва і що власник контролюватиме виконання цієї умови.

Чи треба реєструвати договір у НОІВ?

Для дійсності договору — ні: договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір дійсні, якщо укладені письмово і підписані сторонами (пункт 9 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Публікація відомостей у Бюлетені з одночасним внесенням до Реєстру — це право сторони повідомити про угоду всіх інших. Без неї в Реєстрі лишається попередня інформація, і третім особам доведеться показувати сам договір.

Чи можна передати торговельну марку не повністю?

Так. Права можна передати щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві (пункт 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). У такому разі після опублікування відомостей НОІВ видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передано права, за наявності документа про сплату державного мита (пункт 9 статті 16 цього Закону).

Що буває, коли договору немає взагалі?

Найчастіша ситуація: торговельна марка зареєстрована на засновника, а користується нею компанія. Формально це використання без дозволу правовласника. Це створює ризик при перевірках, ускладнює продаж бізнесу і може стати аргументом проти вас у спорі про дострокове припинення свідоцтва через невикористання.

Торговельна марка на двох співвласників — чи можна передати частку?

Розпоряджатися торговельною маркою співвласники можуть лише спільно: якщо між ними немає іншої угоди, жоден із них не має права ні видати ліцензію, ні передати права іншій особі без згоди решти (пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Використовувати торговельну марку кожен може на свій розсуд.

Чи рятує ліцензія від дострокового припинення свідоцтва через невикористання?

Так. Використанням торговельної марки власником вважається також її використання іншою особою з дозволу власника (пункт 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Тобто торгівля вашої компанії за ліцензійним договором зараховується вам. Без договору такого зарахування немає, і після п'яти років невикористання будь-яка особа може звернутися до суду про дострокове припинення дії свідоцтва.

Читайте також