Кейс з практики бюро

Українська компанія подала заявку на комбіновану торговельну марку «CZECH SOKIL» для техніки, транспортних засобів і транспортних послуг. Експертиза знайшла в інтернеті чеську компанію Fly System, яка працює з тотожним позначенням, і вирішила, що покупці помилятимуться щодо виробника. Ми подали лист-згоду власника бренду разом із його довіреністю — і торговельну марку зареєстрували для всіх 1328 позицій.

Коротко про справу

• Позначення — комбіноване: зображення сокола й напис «CZECH SOKIL»; заявка № m202417260 від 16.09.2024;
• Заявник — українська компанія;
• Перелік — 1328 позицій у 9, 12 і 39 класах МКТП: прилади й апаратура, транспортні засоби та їх частини, перевезення, зберігання й доставляння;
• Результат — свідоцтво № 389496 від 15.07.2026 для всього переліку.

Заперечення: позначення чеської компанії

29.04.2026 надійшов попередній висновок: для всіх товарів 9 і 12 класів та послуг 39 класу позначення «є таким, що може ввести в оману, щодо товарів 9, 12 класів, та послуг 39 класу (належності їх іншому виробнику/надавачу послуг)». Підставою названо абзац п’ятий пункту 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) і пункт 2 глави 2 розділу II Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну (далі — Правила).

Обґрунтування: «czech sokil» — «це чеський бренд інтелектуальних БПЛА та пристроїв радіоелектронної боротьби», а «з використанням тотожного комбінованого позначення «czech sokil» здійснює свою діяльність компанія Fly System» — чеська компанія, що пропонує дрони, безпілотні літальні апарати й засоби радіоелектронної боротьби. Як джерела експертиза навела тематичний форум і новину про закупівлю антидронових рушниць однією з обласних рад. Висновок: товари й послуги з цим позначенням «можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов’язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідають дійсності».

Інших підстав для відмови експертиза не навела.

Як ми відповіли

Сперечатися з тим, що позначення пов’язане з Fly System, не було потреби. Питання було в іншому: чи відповідають ці асоціації дійсності. Відповідь на нього може дати лише сам власник бренду.

Пункт 3 глави 8 розділу VI Правил прямо передбачає, що попередній висновок «може містити вимогу про надання додаткових матеріалів на користь реєстрації торговельної марки», зокрема «документів, що підтверджують право на використання окремих елементів у складі торговельної марки». Такий документ ми й подали — лист-згоду Fly system company a.s., яка в ньому зазначила, що є власником торговельної марки «Czech Sokil», зареєстрованої у Відомстві Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) за № 019101010.

Що було в листі-згоді:

• Сторони й предмет. Повне найменування власника бренду, повне найменування й адреса заявника, номер заявки m202417260 і дозвіл зареєструвати торговельну марку «Czech Sokil» для товарів і послуг за цією заявкою;
• Зобов’язання не оскаржувати. Компанія окремо зобов’язалася не подавати заяву до Апеляційної палати з метою оскарження рішення про реєстрацію;
• Дві мови. Текст українською та англійською, з підписом директора й печаткою компанії.

Разом із листом-згодою ми подали довіреність від Fly system company a.s. на наших патентних повірених. У ній прямо записано право «засвідчувати документи, копії документів, у тому числі копії доручення / довіреності». Це важливо, бо лист-згода — документ іншої компанії, а не заявника. Пункт 7 глави 1 розділу IV Правил встановлює: «Копія довіреності може бути засвідчена представником, якщо про право на засвідчення ним копій документів зазначено в довіреності». Такий порядок відомство пояснило в справі «MAAG PROFILE», тож тут ми одразу подали обидва документи одним пакетом.

Лист-згоду й довіреність ми подали 10.06.2026, у межах двомісячного строку на відповідь, встановленого пунктом 3 глави 8 розділу VI Правил.

Результат

• 25.06.2026, через 15 днів після подання відповіді, експертиза дійшла висновку, що позначення відповідає умовам надання правової охорони для всіх заявлених товарів і послуг; того самого дня УКРНОІВІ прийняв рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених товарів і послуг;
• 15.07.2026 зареєстровано торговельну марку, свідоцтво № 389496; строк дії — до 16.09.2034 з можливістю продовження;
• перелік не звужено: усі 871 позиція 9 класу, 324 позиції 12 класу й 133 послуги 39 класу залишилися у свідоцтві.

Наш погляд

Висновок експертизи не пояснює, як оцінено лист-згоду: у ньому лише зафіксовано відповідність умовам надання правової охорони. Рішення прямої відповіді не дає, тож далі — наша оцінка.

Про норму. Попередній висновок послався на абзац п’ятий пункту 2 статті 5 Закону. Але стаття 5 Закону визначає умови надання правової охорони, а підстави для відмови, зокрема оманливість, наведено в пункті 2 статті 6. За змістом («належності їх іншому виробнику/надавачу послуг») ішлося про абзац шостий пункту 2 статті 6 Закону: не можуть одержати правову охорону позначення, які «можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу». Пункт 11 глави 2 розділу II Правил уточнює: таким вважається позначення, яке «містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності». На результат неточне посилання не вплинуло: питання в будь-якому разі зводилося до того, чи правдиві асоціації.

Про згоду. Окремий механізм реєстрації за згодою Закон передбачає лише для позначень із пунктів 3 і 4 статті 6 — схожих із чужими торговельними марками, відомими комерційними найменуваннями тощо (пункт 6 статті 6 Закону). Так було в кейсі «ЕВКАЛІПТ Р». На оманливість цей механізм не поширюється. Тому лист-згода тут — не «дозвіл», а доказ: якщо власник бренду сам погоджується на реєстрацію на ім’я заявника, асоціації з ним відповідають дійсності.

Про зобов’язання не оскаржувати. Ні Закон, ні Правила такого пункту в листі-згоді не вимагають. На нашу думку, він робить позицію власника бренду остаточною й однозначною. Чи вплинув він на швидкість розгляду, з документів не видно.

Що з цього взяти

Іноземний бренд в Україні — спершу домовленість із власником. Експертиза шукає позначення не лише в реєстрі, а й в інтернеті, і знаходить виробників та продавців. Якщо ви представляєте чужий бренд, оформіть згоду чи ліцензію заздалегідь: передача прав і ліцензія на торговельну марку.

Лист-згода й довіреність — одним пакетом. Довіреність від компанії, яка дає згоду, має прямо називати право представника засвідчувати документи та їх копії. Тоді не доведеться пересилати оригінали з-за кордону.

Закладайте час на документи з-за кордону. Двомісячний строк на відповідь спливає швидко, коли підписант — в іншій країні. Почніть готувати лист-згоду в день отримання попереднього висновку: що робити, коли прийшов попередній висновок про відмову.

Перевірте назву до подання. Пошук у реєстрі не покаже, що тотожне позначення вже використовує компанія за кордоном. Подивіться й на ринок: як шукати схожі торговельні марки.

Питання й відповіді

Читайте також