Кейс з практики бюро

Литовська компанія, що розвиває фінансовий застосунок, поширила свій зображувальний знак на Україну через Мадридську систему. УКРНОІВІ відмовив щодо всього одягу 25 класу: знак нібито схожий із двома знаками французької AZ FACTORY. Нам доручили справу за чотири дні до кінця строку на відповідь. Відповідь подали за день до строку — і за чотири дні УКРНОІВІ надав охорону для всіх товарів і послуг.

Коротко про справу

• Знак — зображувальний: чорний круглий силует персонажа-маскота з великими білими очима; міжнародна реєстрація № 1898474 від 16.09.2025 з поширенням на Україну;
• Власник — литовська компанія, що розвиває фінансовий застосунок; базовий знак — знак ЄС;
• Перелік — 9, 25, 35 і 36 класи МКТП: програмне забезпечення, одяг, бізнес-послуги, фінансові послуги;
• Заперечення — часткова попередня відмова щодо всіх товарів 25 класу через схожість;
• Результат — 03.11.2026 охорону в Україні надано для всіх товарів і послуг.

Попередня відмова: «дві крапки в колі»

30.07.2026 УКРНОІВІ надіслав до ВОІВ повідомлення про часткову попередню відмову (опубліковане в Газеті ВОІВ № 2026/32 від 20.08.2026). Щодо всіх товарів 25 класу — одягу, футболок, світшотів, худі, кепок — експертиза визнала знак схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з двома знаками компанії AZ FACTORY (Париж): за міжнародними реєстраціями № 1581591 від 18.03.2021 і № 1588032 від 14.06.2021. Підстава — абзац другий пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон): не реєструються позначення, схожі з торговельними марками, «раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг».

Щодо товарів 9, 35 і 36 класів відмови не було.

На відповідь власник має три місяці з дати відправлення повідомлення (абзац третій пункту 5 глави 4 розділу X Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, далі — Правила). Іноземні власники діють перед УКРНОІВІ лише через українського патентного повіреного. Через колег-юристів власник звернувся до нас 27.10.2026, коли до кінця строку лишалося чотири дні.

Як ми відповіли

Усі три знаки зображувальні, слів у них немає. Тож порівнювати можна лише зображення та їх зміст. Спільне в них одне — загальна ідея «коло і дві крапки». Ми показали, що на цьому подібність закінчується, і доповнили порівняння фактами, які експертиза з власної ініціативи бачити не могла.

1. Порівняння за критеріями Правил. Пункт 18 глави 8 розділу VI Правил називає ознаки, що впливають на схожість зображувальних позначень: «зовнішня форма та контур, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне), поєднання кольорів». І додає: «вирішальним фактором є перше зорове сприйняття (загальне враження) позначень». За кожною ознакою знаки різні:

• форма й контур — у знака власника коло суцільно залите чорним, це темний диск-силует; у протиставлених — тонкий контур із порожнім білим полем;
• домінуючі елементи — у знака власника домінує велика біла фігура-купол, а дві крапки дуже малі й другорядні; у протиставлених внутрішньої фігури немає, домінують дві великі чорні плями;
• кольори — знак власника переважно чорний (близько 70 % площі), зображення біле по чорному; протиставлені переважно білі, зображення чорне по білому;
• зміст — знак власника зображує персонажа-маскота бренду з великими білими очима; протиставлені знаки — геометрична композиція, такого образу не створюють.

Окремо зазначили, що коло — проста геометрична фігура, яка за пунктом 3 глави 2 розділу II Правил «звичайно не має розрізняльної здатності». Охороняється конкретне графічне виконання, а не ідея.

2. Маскот із 2020 року. Знак власника — не абстракція, а офіційний персонаж бренду, що використовується щонайменше з листопада 2020 року. Ми подали брендбук власника, де персонаж описано як «маскот і герой бренду», статтю на сайті компанії 2021 року та публікацію галузевого видання 2020 року про запуск застосунку з його зображенням.

3. Позиція інших відомств. Знаки AZ FACTORY охороняються, зокрема, в Сінгапурі та Ізраїлі, де відомства теж перевіряють схожість з власної ініціативи. Проте Сінгапур надав знаку власника охорону для всіх товарів і послуг, зокрема для одягу, а Ізраїль мав зауваження лише до формулювання товарів 9 класу. Ми подали копії заяв обох відомств. Рішення іноземних відомств не обов’язкові для УКРНОІВІ, але показують, що знаки не сприймаються як схожі.

4. Співіснування в ЄС. Базовий знак власника — знак ЄС, заявку на який подали 02.11.2020, тобто раніше за французькі заявки AZ FACTORY (09.11.2020). Знак ЄС зареєстровано 19.02.2021, і в ЄС обидва власники з 2021 року охороняють свої знаки щодо одягу, не оспорюючи один одного.

5. Протиставлені знаки на ринку не працюють. За прес-релізом групи Richemont від 22.05.2024, AZ FACTORY переходить від комерційної діяльності до освітньої програми для молодих дизайнерів. Інтернет-магазин azfactory.com на дату відповіді не працював. Тож реального ризику, що покупці сплутають одяг, немає.

Усі документи іноземними мовами ми подали з перекладом основних відомостей. Відповідь із шістьма додатками та довіреністю власника подали 30.10.2026, у межах строку.

Результат

• 03.11.2026, через чотири дні після подання відповіді, експертиза дійшла висновку, що знак відповідає умовам надання правової охорони для всіх товарів і послуг, щодо яких заявлено охорону в Україні;
• того самого дня УКРНОІВІ надіслав до ВОІВ заяву про надання охорони після попередньої відмови;
• перелік не звужено: увесь одяг 25 класу — «Clothing; polo shirts; printed t-shirts; sweat shirts; hooded sweatshirts; sports caps and hats» — залишився.

Наш погляд

Висновок експертизи не пояснює, які доводи переконали: у ньому лише зафіксовано відповідність умовам надання правової охорони. Рішення прямої відповіді не дає, тож далі — наша оцінка.

Головне — порівняння «за пунктами». Попередня відмова спиралася на загальне враження «коло з двома крапками». Відповідь розклала це враження на ознаки, які Правила самі визнають значущими, і за кожною показала різницю. Для зображувальних знаків це найсильніший аргумент.

Факти ззовні — вагомий доказ. Рішення інших відомств, співіснування в ЄС і припинення діяльності власника протиставлених знаків експертиза сама не перевіряє. Але вони відповідають на головне питання — чи є реальний ризик сплутування. Для міжнародної реєстрації такі дані зібрати порівняно просто: вони публічні в базах ВОІВ і EUIPO.

Строк спливає непомітно. Три місяці рахуються від дати відправлення повідомлення УКРНОІВІ, а не від дати, коли власник про нього дізнався. Повідомлення проходить через ВОІВ і місцевого представника, тож на практиці на відповідь лишається значно менше часу.

Що з цього взяти

Отримали попередню відмову з України — не чекайте. Відповідь можна підготувати й за кілька днів, але довіреність, переклади й докази від власника потребують часу. Що робити з відмовою, читайте в матеріалі про попередній висновок про відмову, а про особливості поширення на Україну — у матеріалі про Мадридську систему.

Збирайте докази з усіх юрисдикцій. Рішення відомств, які вже розглядали ваш знак, і стан протиставлених знаків в інших країнах — готові аргументи для України.

Довіреність — на актуальні дані, але з прив’язкою до реєстру. Якщо адреса власника змінилася, а в Міжнародному реєстрі стара, у довіреності варто вказати обидві. І внести зміну до Міжнародного реєстру через ВОІВ, щоб питання не повторювалося в інших країнах.

Питання й відповіді

Читайте також