Компанія, яка, за її даними, з 2012 року ввозила й продавала в Україні препарат «Фенібут», хотіла зареєструвати цю назву як торговельну марку. Мільйони гривень продажів, опитування й п’ять власних торговельних марок зі словом «Фенібут» не допомогли: Апеляційна палата визнала слово загальновживаною назвою препарату без розрізняльної здатності.

Рішення Апеляційної палати УКРНОІВІ від 30.07.2026, затверджене наказом № 342/2026 від 30.10.2026. Заперечення ТОВ «Рік-Фарм» відхилено повністю, рішення від 05.11.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Фенібут» за заявкою № m 2018 24569 залишено чинним.

Хто і що заявляв

• Заявник — ТОВ «Рік-Фарм»; заявку подано 19.10.2018 на словесне позначення «Фенібут», виконане стандартним шрифтом, для товарів 05 класу МКТП;
• Перелік після скорочення — у запереченні до Апеляційної палати заявник звузив його до «фармацевтичні препарати, а саме: психостимулюючі та ноотропні засоби»;
• Протиставлена торговельна марка — словесна «ФЕНІБУТ НЕКСТФАРМ», свідоцтво № 242057 від 25.05.2018, власник — Біосайнс Лтд, Велика Британія.

Як справа дійшла до Апеляційної палати

Ще під час експертизи двоє патентних повірених подали мотивовані заперечення проти заявки (22.04.2019 і 19.06.2020), заявник на них відповідав. 07.12.2020 експертиза повідомила про можливу відмову, 16.07.2021 надійшла відповідь заявника. Висновок експертизи містив чотири підстави: позначення не має розрізняльної здатності; є загальновживаним для товарів 05 класу як позначення товарів певного виду; може ввести в оману щодо товарів іншого виду; для частини товарів схоже з торговельною маркою «ФЕНІБУТ НЕКСТФАРМ». 05.11.2021 у реєстрації відмовлено.

Заявник оскаржив рішення до Апеляційної палати: за абзацом першим пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) заявник може оскаржити рішення за заявкою в суді або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення. Заперечення надійшло 17.01.2022. На засідання не з’явилися ні апелянт, ні представник УКРНОІВІ.

Аргументи заявника

• Імпорт і продажі — препарат «Фенібут» заявник імпортував з 2012 року: за 2012–2019 роки 916 736 упаковок на 34,67 млн грн; через оптових дистриб’юторів реалізовано 754 121 упаковку на 103,65 млн грн, а аптеки продали кінцевим споживачам за 2012–2020 роки 804 512 упаковок на 110,22 млн грн;
• Маркетинг — рекламувати препарат не можна (він у переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування), тому заявник вкладав у маркетингові й мерчандайзингові послуги: 12,13 млн грн за 2013–2019 роки;
• Опитування — ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА», 28.12.2020, 1 552 респонденти (51 % фахівців медичної галузі, 49 % споживачів); 76 % респондентів, яким була відома торговельна марка «ФЕНІБУТ», назвали її власником саме заявника;
• Документи на препарат — заявник у 2015–2020 роках був власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «ФЕНІБУТ»; виробник надавав листи на підтримку реєстрації, а новий власник посвідчення, ТОВ «Рокет-Фарм», не заперечує проти неї;
• Серія торговельних марок — заявнику належать п’ять торговельних марок зі словом «Фенібут» для 05 класу (свідоцтва № 175974–175977 від 25.09.2013 і № 280881 від 10.08.2020); більшість подано й зареєстровано раніше, ніж «ФЕНІБУТ НЕКСТФАРМ».

Що встановила колегія

Колегія оцінювала заявку за законодавством, чинним на дату її подання, тобто до змін, внесених Законом України від 21.07.2020 № 815-IX, і застосувала Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (далі — Правила 1995 року; нині втратили чинність). За пунктом 4.3.1.5 цих Правил загальновживаними для товарів певного виду є позначення, які «внаслідок їх тривалого використання для одного й того самого товару (послуги) або товару (послуги) такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями».

Щоб перевірити висновок експертизи, колегія звернулася до довідкових джерел:

• Словники — у Великому тлумачному словнику сучасної української мови: «Фенібут — -у, ч. Лікарський препарат, що його застосовують при невротичних і психопатичних станах»; препарат є також у фармакологічних словниках, довідниках і підручниках;
• Документи МОЗ — у Формулярному довіднику із використання лікарських засобів у неврології (наказ МОЗ України від 14.01.2009 № 11) «Фенібут (Phenibut)» віднесено до групи психостимулювальних та ноотропних засобів;
• МНН — за даними, наведеними в рішенні, Phenibut внесено до Анатомо-терапевтично-хімічної класифікації ВООЗ (код N06BX22) як міжнародну непатентовану назву діючої речовини; у державних реєстрах ліків у графі МНН зазначено «Фенібут/Phenibut», зокрема й для аналогів з іншими назвами;
• Аптеки — таблетки й капсули «Фенібут» щонайменше п’яти різних виробників продаються в сотнях аптек.

Висновок колегії: позначення «ФЕНІБУТ» для психостимулюючих і ноотропних засобів «має характер родового (загальновживаного) найменування фармацевтичної речовини», його зміст «зрозумілий та усталений для відповідного кола споживачів і фахівців», а використання різними виробниками «виключає можливість сприйняття цього позначення як такого, що вказує виключно на одного виробника». Отже, позначення не здатне виконувати основну функцію торговельної марки — вирізняти товари одного виробника від однорідних товарів інших виробників.

МНН — не самостійна підстава, а додатковий аргумент

Колегія послалася на резолюцію ВООЗ WHA46.19, керівні принципи ВООЗ щодо МНН і настанови EUIPO, за якими МНН не реєструють як торговельні марки. Водночас вона окремо уточнила: належність позначення до МНН «не розглядається як самостійна підстава для відмови в наданні правової охорони, а враховується в сукупності з іншими встановленими обставинами як додатковий аргумент на підтвердження загальновживаності позначення та відсутності в нього розрізняльної здатності».

Оманливість, схожість і серія торговельних марок

• Оманливість — не розглядалася: після скорочення переліку товари, щодо яких експертиза бачила ризик введення в оману, більше не були предметом заявки;
• Схожість з «ФЕНІБУТ НЕКСТФАРМ» — окремо не оцінювалася: абсолютних підстав для відмови колегія визнала достатньо;
• Серія — відхилена: «В основу утвореної серії торговельних марок одного власника ставиться саме сильний елемент», а слово «ФЕНІБУТ» колегія назвала «слабким (неохоронюваним) елементом у складі будь-якої торговельної марки». Чинні торговельні марки зі словом «фенібут» у різних власників, зокрема й у самого апелянта, вона розцінила як доказ «тривалого, добросовісного та паралельного використання» цього слова різними суб’єктами господарювання.

Доводи про продажі, маркетинг і опитування колегія в рішенні окремо не розбирала: зазначено лише, що всі надані матеріали оцінено в сукупності за внутрішнім переконанням.

Наш погляд: назва речовини — для всіх

Далі — наша оцінка; рішення прямо цього не формулює.

Чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» теж не дає охорони загальновживаним позначенням: за абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які «складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг». Чинні Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну (далі — Правила; пункт 4 глави 2 розділу II) серед прикладів загальновживаних позначень називають «загальна, прозивна, традиційна назва товару (послуги)». Окремої норми про МНН немає ні в Законі, ні в Правилах, але, судячи з рішення «Фенібут», для назви діючої речовини це мало що змінює.

Найпоказовіше в справі — доля доказів використання. Продажі на сотню мільйонів і опитування мали б переконувати, якби йшлося про описове чи слабке слово. Але для назви, яку однаково вживають лікарі, довідники й інші виробники, використання одним продавцем не робить її «своєю». А власна серія торговельних марок зі словом «Фенібут» обернулася аргументом проти заявника: вона показала, що це слово вже використовують різні власники.

Аналоги з власними назвами, згадані в рішенні, показують робочий шлях: розрізняльну функцію виконує фантазійна назва препарату, а МНН лише вказує на діючу речовину.

Чим це закінчилось

• у задоволенні заперечення ТОВ «Рік-Фарм» відмовлено повністю;
• рішення від 05.11.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Фенібут» за заявкою № m 2018 24569 залишено чинним;
• рішення набрало чинності з дати затвердження наказом, 30.10.2026; його можна оскаржити в суді протягом двох місяців від дати одержання.

Що з цього виносити

Назва діючої речовини — не бренд. Для лікарського засобу торговельну марку варто будувати на фантазійному слові, а МНН залишати описовою частиною. Перед поданням перевірте назву — як шукати схожі торговельні марки.

Використання не рятує загальновживане слово. Схожу логіку Апеляційна палата застосувала й до описової назви в кейсі «СМЕТАНА ДО БОРЩУ».

Серія торговельних марок має триматися на сильному елементі. Якщо спільне слово в серії загальновживане, воно не дає виключних прав і не допоможе проти конкурентів.

Заперечення третіх осіб — реальний інструмент. У цій справі колеги-патентні повірені подали мотивовані заперечення ще під час експертизи. Як це працює, — у матеріалі про заперечення проти чужої заявки.

Питання й відповіді

Читайте також